吳茂昆大陸申請專利爭議淺析

逍遙侯

2018-05-02 16:20北美智權報
【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

近日媒體報導新任教育部長吳茂昆的「綬草萃取物」專利，沒有經由當時任教的東華大學申請專利，而是改由美國師沛恩生技公司在美國申請大陸專利，此舉引發外界爭議。關於這起事件，讓不懂專利的一般大眾霧裡看花，其實有幾個癥結需要釐清的：首先是大學老師研發的專利，到底歸屬學校還是老師呢？其次就是，為什麼不能直接用東華大學的名義申請大陸專利？國立大學要在大陸申請專利，又會遇到什麼困難呢？

大學老師研發專利申請權歸屬於學校

第一個要釐清的問題，就是此「綬草萃取物」專利，專利申請權及專利權是否歸屬於東華大學？看起來，該綬草研究的經費，是「陳水來文教基金會」三次捐款給東華大學，金額60萬，指定進行綬草研究。東華大學的回應似乎是說，這是私人募款進行的研究。

實際上，不管研究經費來源是科技部、教育部、其他政府部會，或者私人捐款，只要捐款經費進入學校，再由學校以計畫名義交由某個校內老師與研究生執行，這都已經算是校內正式的計畫執行，屬於「執行職務」，研發成果屬於「職務上發明」。故校內老師在執行校內計畫產生的研究成果，是執行職務產生的研究成果，專利申請權應該歸屬於學校，而非教師個人。

當然也有某些情況，捐款的私人企業在與學校進行產學合作時的簽約中，會事先約定將來研發成果的歸屬。這種私人公司若在產學合作契約中想事先約定，通常可能約定成果歸屬於該私人公司，或者約定由公司與學校共有。如果陳水來文教基金會當初捐款給東華大學，並沒有特別約定研發成果歸屬，那研發成果的專利申請權就是歸學校，而非歸給執行的老師和學生。執行的師生只是發明人，並非專利申請權人。

那麼在大陸，對於職務發明又是怎麼認定的呢？中華人民共和國專利法第6條對職務發明的認定更加明確：「執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。」若以大陸專利法的角度來看，更可確定吳茂昆等師生的研發成果屬於職務發明，申請權歸屬於東華大學。

進一步查閱東華大學「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理要點」（以下簡稱東華大學研發成果要點）第2點：「(一)發明人因職務或運用本校資源所產生之研發成果，除了另訂有契約之外，其智慧財產權歸屬本校所有。…(三)研發成果歸屬本校所有之智慧財產權，應以「國立東華大學」為專利申請人。」也提到只要是「職務或運用本校資源所產生之研發成果」，權利歸屬學校，「應」以「國立東華大學」為專利申請人。

大學老師可以自行申請專利再向學校報告？
吳茂昆部長在公開聲明中指出：「…而根據東華大學研發成果要點的規定，發明人是可以在專利申請通過前、後，向學校的專技審議會申請。」是否大學老師真的可以自行先申請專利，不用向學校報備或取得學校同意？

根據東華大學研發成果要點第6點規定：「六、專利申請程式 (一)發明人須填具「國立東華大學研發成果專利申請表」及「國立東華大學研發成果揭露書」，送專技委員會審議。(二)經專技委員會審議通過補助者，由委員會決議專利權之申請國別與相關費用之分攤。(三)經專技委員會審議未通過補助者，發明人得自行辦理專利權申請。」從這一點來看，必須經專技委員會審議未通過補助者，發明人才得自行辦理專利權申請。

吳茂昆部長可能依據的是第7點：「七、專利申請費用之分攤。經專技委員會審議通過補助者，……(二)經專技委員會審議未通過補助者，或未經專技委員會審議徑以「國立東華大學」名義申請專利者，費用由發明人自行負擔。發明人獲得專利後，可再申請專技委員會審議追認費用，分攤比例依第七條第一款規定辦理。」吳部長似乎認為，這一條允許「未經專技委員會審議徑…申請專利」，也就是可以不用經學校同意，直接申請專利，事後再向專技委員會報告。

再者，東華大學研發成果要點第5點有提到：「專利權申請以中華民國與美國兩國為優先考慮，欲申請其他國別達五個國家者，得申請專利合作條約(PCT)，惟科技部並不補助PCT申請費(僅補助PCT後各國的專利費用)，申請費用分攤得依第七條辦理。」科技部不補助PCT申請費用，是否表示吳茂昆部長知道既然學校或科技部不會補助PCT申請費用，所以也就不想向「專技委員會」提出申請。

不過，東華大學研發成果要點第7點，規定「未經專技委員會審議徑以「國立東華大學」名義申請專利者」，所以，就算不經學校同意，要直接自己申請，仍必須以國立東華大學名義自行申請。而且，同要點第2點已經開宗明義強調，歸屬於東華大學的研發成果，均應以東華大學為名義提出申請。因此，縱使允許教師個人不先向學校報報獲取得學校同意，就自行申請專利，也必須以「學校名義」提出申請。但吳茂昆部長並非以東華大學名義申請，而是在美國設立師沛恩生技公司，以「師沛恩生技公司」為名義申請。

國立大學申請大陸專利難處在哪裡？

雖然法規規定專利申請權在學校，但是專利申請權可以轉讓。若因為申請大陸專利有所困難，有時候確實可以將專利申請權轉讓給老師個人或公司，由老師個人或公司提出申請。

吳茂昆部長聲明解釋：「想到中國申請專利，為避免各國專利申請費時，當時歐陽先生建議可以在美國申請所謂的PCT專利合作條約，亦即申請通過的專利就可以涵蓋包括美國、日本、中國、歐盟而不必個別國家申請。但台灣並非該國際組織會員國而必須透過中國申請，這是我不能接受的。所以大家才會決定在美國成立一個公司，因此這個公司就單純是為了申請專利的目的。」

這份聲明也提到，以「國立東華大學」為名在大陸申請專利會遇到困難。事實上在大陸知識產權局，以「國立大學」為名，確實不會被接受。因此，過去台灣大學、台北科技大學、雲林科技大學在大陸申請專利時，並不會寫「國立」二字，以避免受到阻礙。但是倘若「國立東華大學」不寫「國立」二字，會與大陸的高校「東華大學」產生混淆。因此，部分台灣的國立大學與大陸高校有名稱重疊者，包括東華大學、交通大學、清華大學，若不願意掛上「國立」二字，也不願意掛上「台灣」二字，確實就不方便以學校為名義在大陸知識產權局提出專利申請。

學校與老師宜清楚約定專利申請權轉讓及後續相關事宜

此時，比較好的作法，是國立大學可將專利申請權轉讓給老師，由老師以個人名義提出申請，亦避免產生名稱的困擾。前已說明，專利申請權可以轉讓，但必須以契約約定清楚相關權利義務。此時，學校應該與該老師簽訂契約書，一方面約定將專利申請權轉讓給該老師，二方面約定老師申請到專利後，專利權需轉讓或專屬授權回原大學。這樣會是比較妥當而周全的作法。

因此，倘若吳茂昆部長等師生，在思考申請大陸專利時，以「國立東華大學」為名申請會有困難，仍應該主動與學校研發處報備，簽署「專利申請權轉讓與相關事宜」等類似契約，將專利申請權由吳茂昆等師生進行申請，申請到專利後轉讓或專屬授權回東華大學。

問題的癥結在於，吳茂昆部長在決定到美國申請PCT專利程序、申請美國專利、大陸專利時，均沒有事先知會東華大學校方，反而自己在美國與台灣成立公司，以公司名義申請專利。此點，東華大學有權利主張，相關研發成果的專利申請權受侵害，要求與吳茂昆師生等人，簽署和解契約，補簽「專利申請權轉讓與後續事宜」等契約。

因此，筆者認為，對國立大學與大學老師來說，如果將來是為了避免申請大陸專利的困擾，而想以老師個人名義申請；或者想走PCT程序，由具有PCT會員國國籍之公司或個人名義提出申請，均建議大學老師需與國立大學間先簽署專利申請權轉讓契約，並約定好申請到專利之後的權利轉讓或專屬授權等事宜。

逍遙侯

懶的看完全文的可以直接看最後結論。

簡單來說，他這個行為確實是違法的。

張立德

而且還要大學核准才行

逍遙侯

張立德 發表於 2018-5-5 07:59
而且還要大學核准才行

他那個是偷着來的，大學根本可以告他，不過估計東華是不會告的